Международная регистрация товарного знака: пошаговый алгоритм действий

Если субъект хозяйствования, зарегистрированный в Республике Беларусь, реализует товары, выполняет работы или оказывает услуги только на территории нашей страны, то ему достаточно произвести национальную регистрацию товарного знака в государственном учреждении «Национальный центр интеллектуальной собственности» (далее – национальный патентный орган). Если же он захочет осваивать зарубежные рынки, то необходимо произвести международную регистрацию товарного знака в соответствии со ст. 16 Закона от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания».

Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон № 2181-XII) товарным знаком признается обозначение, способствующее отличию товаров, работ и (или) услуг одного лица от однородных товаров других лиц. Как правило, это выражается в оригинальном графическом изображении, которое размещается на продукции и призвано служить рекламе изделий и их защите.

Товарный знак способствует формированию «лица» продукта, его узнаваемости, что в свою очередь помогает повысить спрос на него. В связи с этим для обеспечения сохранности и возможности последующей защиты своих прав на товарный знак необходимым действием является осуществление его регистрации.

Это тем более актуально, что сегодня становится все сложнее уследить за добросовестностью действий конкурентов и бизнес-партнеров. То и дело случаются кражи промышленной собственности и преподнесения ее в качестве оригинального продукта.

Правовая охрана товарного знака осложняется в связи с растущим количеством предприятий на международной арене, производящих товары сходные друг с другом до степени смешения.

Основными актами для осуществления международной регистрации товарного знака являются Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (далее – Соглашение), Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г. (далее – Протокол) и Закон № 2181-XII.

Справочно. Мадридская система регистрации товарных знаков, образованная на основании положений Соглашения и Протокола,  позволяет зарегистрировать товарный знак на территории 85 государств, являющихся участниками вышеназванного международного договора, в том числе на территории Европейского союза как единого государства.

Шаг 1. Определяем ведомство, в которое необходимо обратиться с заявкой для осуществления регистрации товарного знака

В соответствии с п. 2 статьи 1 Соглашения и п.1 статьи 2 Протокола подача заявки на международную регистрацию товарного знака возможна лишь в случае наличия национальной регистрации этого знака по месту страны происхождения, либо наличия поданной заявки на осуществления национальной регистрации (в нашем случае – Республика Беларусь).

Непосредственная международная регистрация производится Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – Международное бюро) путем внесения товарного знака в соответствующий реестр, однако заявку необходимо подавать в национальный патентный орган.

Шаг 2. Заполняем заявки. Правила их оформления и содержание

Согласно п.1 статьи 3 Протокола любая международная заявка, поданная в соответствии с Мадридской системой, должна быть представлена на бланке, предписанном правилом 9 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению от 1 апреля 2004 г. (далее – Инструкция).

Так, обязательными для указания в заявке являются:

имя заявителя, указанное в соответствии с Административной инструкцией;

адрес заявителя, указанный в соответствии с Административной инструкцией;

имя и адрес представителя, при наличии такового, указанные в соответствии с Административной инструкцией;

заявление, испрашивающее приоритет ранее поданной заявки, вместе с указанием названия ведомства, в которое была подана такая заявка, даты, и при наличии номера этой заявки, и если предыдущая заявка не относится ко всем товарам или услугам, перечисленным в международной заявке, указание тех товаров и услуг, к которым ранее поданная заявка относится, – если заявитель хочет воспользоваться приоритетом ранее поданной заявки в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности;

изображение знака, соответствующее размерам квадрата, предусмотренного в официальном бланке; такое изображение должно быть черно-белым или цветным в зависимости от того, является ли изображение в базовой заявке или базовой регистрации черно-белым или цветным;

заявление о стандартном шрифтовом исполнении знака, – если заявитель хочет, чтобы знак рассматривался в качестве знака в стандартном шрифтовом исполнении;

указание об испрашивании охраны цвета и указание названия цвета или сочетания цветов, на которые испрашивается охрана, и если изображение знака, является черно-белым, изображение знака в цвете, – если охрана цвета испрашивается в качестве отличительного элемента знака в базовой заявке или в базовой регистрации или если заявитель хочет испрашивать охрану цвета в качестве отличительного элемента знака, и знак, содержащийся в базовой заявке или в базовой регистрации, является цветным;

указание «объемный знак», – если базовая заявка или базовая регистрация относится к объемному знаку;

указание «звуковой знак», – если базовая заявка или базовая регистрация относится к звуковому знаку;

указание «коллективный знак», «сертификационный знак» или «гарантийный знак», – если базовая заявка или базовая регистрация относится к какому-либо из этих знаков;

словесное описание знака, составленное на языке международной заявки, – если базовая заявка или базовая регистрация содержит словесное описание знака и заявитель хочет включить описание или ведомство происхождения требует включения описания; если такое описание составлено на языке, отличном от языка международной заявки, оно должно быть представлено на языке международной заявки;

если знак или часть знака состоит из букв иных, чем латинские, или цифр иных, чем арабские или римские, транслитерацию знака или части знака латинскими буквами и арабскими цифрами; транслитерация латинскими буквами должна следовать фонетическим правилам языка международной заявки;

название товаров и услуг, в отношении которых испрашивается международная регистрация знака, сгруппированных по классам международной классификации товаров и услуг, и в порядке указанной классификации, при этом каждой группе должен предшествовать номер класса, к которому относится данная группа товаров или услуг; товары и услуги должны быть указаны в точных терминах, предпочтительно с использованием терминов, фигурирующих в алфавитном перечне указанной классификации; международная заявка может содержать ограничение перечня товаров и услуг в отношении одной или нескольких указанных договаривающихся сторон; ограничение перечня в отношении каждой договаривающейся стороны может быть разным;

сумму пошлин и сборов, подлежащих уплате, и способ платежа, либо инструкции о дебетовании необходимой суммы пошлин и сборов со счета, открытого в Международном бюро, и идентификацию лица, осуществляющего оплату или дающего инструкции;

указанные договаривающиеся стороны.

Также в подпункте b пункта 4 правил 9 Инструкции отдельно указаны необязательные элементы заявки, такие как:

указание государства, гражданином которого является заявитель, – если заявитель является физическим лицом;

организационно-правовой характер юридического лица и указание государства, а при необходимости, территориальной единицы в составе такого государства, в соответствии с законодательством которого учреждено указанное лицо, – если заявитель является юридическим лицом;

если знак состоит или содержит слово или слова, которые могут быть переведены, перевод этого слова или слов на французский язык, – если международная заявка регулируется исключительно Соглашением, или на английский, французский и/или испанский язык, – если международная заявка регулируется исключительно Протоколом или регулируется Соглашением и Протоколом;

если заявитель испрашивает охрану цвета в качестве отличительного элемента знака, – словесное указание каждого цвета и в связи с каждым из цветов указание основных частей знака, выполненных в этом цвете;

если заявитель хочет отказаться от охраны любого элемента знака, –указание этого факта и указание элемента или элементов, которых касается отказ от охраны.

Кроме того, правила 9 Инструкции содержат некоторые иные необязательные требования. Отметим, что для Республики Беларусь актуальны требования, предъявляемые к заявке, регулируемой Соглашением и Протоколом, так как оба этих нормативных правовых акта ратифицированы нашей страной.

Так, международная заявка, регулируемая исключительно Соглашением и Протоколом, должна содержать число и дату базовой регистрации и должна указывать следующее:

что заявитель имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие на территории договаривающегося государства, ведомство которого является ведомством происхождения;

если заявитель не имеет такого предприятия в каком-либо договаривающемся государстве Соглашения, что он имеет местожительство на территории государства, ведомство которого является ведомством происхождения, или

если заявитель не имеет такого предприятия или местожительства на территории любого договаривающегося государства Соглашения, что он является гражданином государства, ведомство которого является ведомством происхождения.

Заявка оформляется на одном из двух языков: французском или английском. Форму бланка (форма ММ2) можно скачать на официальном интернет-сайте ВОИС по двум электронным адресам: http://www.wipo.int/madrid/fr/forms и http://www.wipo.int/madrid/en/forms.

Двумя важными требованиями для подачи международной заявки являются необходимость тождественности содержания международной заявки содержанию национальной заявки, либо регистрации, на которой она основывается, и наличие гражданства у заявителя в одном из Договаривающихся государств, либо вида на жительство, либо наличия действительного и нефиктивного промышленного или торгового предприятия в указанном Договаривающемся государстве.

Если международная заявка основана на двух или нескольких базовых заявках или базовых регистрациях, заявление, упомянутое в подпункте, будет считаться применимым ко всем этим базовым заявкам или базовым регистрациям.

Кроме того, ведомство происхождения товарного знака указывает:

в случае предварительной подачи заявки на национальную регистрацию товарного знака – дату и номер этой заявки;

в случае предварительной национальной регистрации – дату и номер этой регистрации, а также дату и номер заявки, на основе которой произведена национальная регистрация;

что заявитель, указанный в международной заявке, является тем же лицом, что и заявитель, указанный в национальной заявке, или владелец, указанный в национальной регистрации, в зависимости от случая;

что знак, являющийся предметом международной заявки, является идентичным знаку, являющемуся предметом базовой заявки или базовой регистрации, в зависимости от случая;

что товары и услуги, указанные в международной заявке, включены в перечень товаров и услуг, указанных в базовой заявке или базовой регистрации, в зависимости от случая.

Ведомство происхождения указывает также дату международной заявки. При регистрации товарного знака заявитель должен учитывать положения Ниццкой классификации, созданной Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г. При этом Заявитель должен указать товары и услуги, для которых испрашивается охрана знака, а также, если возможно, соответствующий класс или классы согласно классификации. Если заявитель не указывает классы, Международное бюро само классифицирует товары и услуги по соответствующим классам упомянутой классификации.

Отметим, что согласно п. 3 Протокола, если заявитель испрашивает охрану цвета в качестве отличительного элемента своего знака, он обязан:

заявить об этом и сопроводить свою международную заявку указанием испрашиваемого цвета или комбинации цветов;

приложить к своей международной заявке цветные изображения данного знака, которые будут направлены вместе с уведомлениями Международного бюро.

Заявка в соответствии со всеми вышеперечисленными требованиями заполняется в письменной форме и подается в национальный патентный орган. Международная заявка должна быть подписана ведомством происхождения и, если этого требует ведомство происхождения, также заявителем. Если ведомство происхождения не требует от заявителя подписывать международную заявку, но разрешает, чтобы заявитель также подписывал ее, заявитель может это сделать.

Кроме того, в соответствии с требованиями национального патентного органа заявитель должен предоставить электронную копию заполненного бланка международной заявки на электронный ящик отдела международных регистраций управления товарных знаков государственного учреждения «Национальный центр интеллектуальной собственности» (madridgroup@belgospatent.by).

Справочно. Участниками Соглашения и Протокола являются не только страны, но и некоторые международные организации (например, Европейский союз), в связи с чем в подпункте g пункта 5 правила 9 Инструкции прописаны некоторые особенные требования к содержанию международной заявки в случае истребования правовой охраны товарного знака у какой-либо из договаривающихся организаций. Указания являются следующими:

если в соответствии с законодательством этой договаривающейся организации заявитель желает испрашивать приоритет одного или нескольких более ранних знаков, зарегистрированных в государстве-члене этой организации или для такого государства, заявление об этом с указанием государства-члена или государств-членов, в которых или для которых зарегистрирован более ранний знак, дату начала действия соответствующей регистрации, номер соответствующей регистрации, а также товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован более ранний знак. Такие указания должны быть представлены на отдельном официальном бланке, прилагаемом к международной заявке;

если в соответствии с законодательством этой договаривающейся организации от заявителя требуется указание второго рабочего языка, используемого в ведомстве этой договаривающейся организации в дополнение к языку международной заявки, указание этого второго языка.

Шаг 3. Уплачиваем пошлину

В отношении заявки на международную регистрацию товарного знака производится уплата комбинированной пошлины: на национальном и на международном уровнях. На основании статьи 8 Соглашения и статьи 8 Протокола регистрация товарного знака Международным бюро производится при условии предварительной уплаты международной пошлины. В свою очередь международная пошлина состоит из:

основной пошлины (за подачу заявки на международную регистрацию) – 653 швейцарских франка для  черно-белых знаков и 903 швейцарских франка для цветных;

дополнительной пошлины  (за каждый класс товаров и услуг сверх трех) – 100 швейцарских  франков;

добавочной пошлины (за указание каждой страны) – 100 швейцарских  франков.

Согласно подпункту а пункта 7 статьи 8 Протокола любая сторона-участник может установить для уплаты индивидуальную пошлину вместо дополнительной и добавочной пошлин в случае, если в заявке на международную регистрацию она указана в качестве страны, в которой истребуется защита товарного знака.

Договаривающаяся сторона, которая делает или сделала заявление в соответствии с п.7 статьи 8 Протокола, может уведомить генерального директора ВОИС о том, что индивидуальная пошлина, подлежащая уплате в связи с указанием этой договаривающейся стороны, состоит из двух частей, причем первая часть уплачивается во время подачи международной заявки или последующего указания этой договаривающейся стороны, а вторая часть – в более поздний срок, который определяется в соответствии с законодательством этой договаривающейся стороны.

Первая часть пошлины уплачивается в соответствии с положениями Перечня пошлин и сборов.

Ведомство соответствующей указанной договаривающейся стороны уведомляет Международное бюро о дате уплаты второй части индивидуальной пошлины. В уведомлении указываются:

номер соответствующей международной регистрации;

имя владельца;

дата, на которую должна быть уплачена вторая часть индивидуальной пошлины;

если размер второй части индивидуальной пошлины зависит от числа классов товаров и услуг, в отношении которых знак охраняется в соответствующей указанной договаривающейся стороне, – число таких классов.

Международное бюро направляет уведомление владельцу регистрации. Если вторая часть индивидуальной пошлины уплачивается в течение соответствующего срока, Международное бюро вносит в международный реестр запись об уплате и уведомляет об этом ведомство договаривающейся стороны. Если вторая часть индивидуальной пошлины не уплачена в течение установленного срока, то Международное бюро уведомляет об этом ведомство соответствующей договаривающейся стороны, аннулирует международную регистрацию в международном реестре в отношении соответствующей договаривающейся стороны и уведомляет об этом владельца.

Справочно. Индивидуальная пошлина, установленная Республикой Беларусь для распространения правовой охраны зарубежного товарного знака на ее территорию, равняется 600 швейцарским франкам, если такая охрана испрашивается не более чем в отношении трех классов Международной классификации товаров, и по 50 швейцарских франков за каждый класс выше трех.

Пошлины установлены Перечнем пошлин, являющимся частью Инструкции. С актуальными размерами международных пошлин, а также ставок индивидуальных пошлин, установленных странами-участниками, можно ознакомится на официальном интернет-сайте Международного бюро по следующим электронным адресам: http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html и http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind taxes.html.

Для упрощения расчета международной пошлины можно воспользоваться как «Имитатором подачи международной заявки», так и «Калькулятором пошлин ВОИС» (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp).

Международная пошлина уплачивается в швейцарских франках на банковский счет Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС). Для того чтобы уплаченная пошлина была правильно идентифицирована Международным бюро, в платежном поручении должны быть указаны следующие сведения:

наименование и полный почтовый адрес плательщика;

в назначении платежа – «Fee for filing international application for trademark (указать наименование знака, если есть) based on national application No. (указать) (вариант: national registration No. (указать)) in the name of (указать заявителя по международной заявке – для случаев, когда он отличается от плательщика международной пошлины)».

Согласно п. 2 правил 34 Инструкции пошлины и сборы, указанные в Перечне пошлин и сборов, могут быть уплачены Международному бюро заявителем или владельцем или, по желанию заявителя или владельца в случае, когда ведомство происхождения или другое заинтересованное ведомство принимает на себя сбор и пересылку таких пошлин, они могут быть уплачены этим ведомством.

Также в соответствии с п. 44 Приложения 23 к Налоговому кодексу Республики Беларусь  патентная пошлина за подачу международной заявки и ее проверку и пересылку в Международное бюро составляет 10 базовых величин.

Шаг 4. Подаем заявление в национальный патентный орган

В соответствии с п. 2 статьи 2 Протокола международная заявка подается в национальный патентный орган. На официальном интернет-сайте государственного учреждения «Национальный центр интеллектуальной собственности» определены  дополнительные требования, предъявляемые к заявке о международной регистрации товарного знака. Согласно им одновременно с международной заявкой в патентный орган подаются:

заявление о проверке международной заявки и направлении ее в Международное бюро;

документ, подтверждающий уплату национальной патентной пошлины в установленном размере;

документ, подтверждающий уплату международной пошлины в установленном размере;

документ, удостоверяющий полномочия патентного поверенного (если международная заявка подается патентным поверенным);

два экземпляра заявленного на регистрацию обозначения форматом 8 х 8 см дополнительно к экземпляру, помещенному на бланке международной заявки;

при необходимости иные документы, в частности, декларация о намерении использовать международный товарный знак.

Перечень не является исчерпывающим и может быть расширен национальным патентным органом. Отметим, что данные документы могут быть поданы в течение двух месяцев после подачи заявки, в противном случае заявка будет считаться не поданной.

Шаг 5. Международная  регистрация

Учитывая тот факт, что международная регистрация товарного знака включает в себя осуществление проверочных действий как на национальном, так и на международном уровнях, получение международной охраны товарного знака происходит более чем через год (иногда два). После подачи заявки со всеми прилагаемыми по перечню документами в национальный патентный орган, он рассматривает поступившие документы и проводит экспертизу заявки в течении двух месяцев (п.1 статьи 9 Закона № 2181-XII). При несоответствии содержания и/или формы представленных документов нормам национального или международного законодательства национальной патентный орган направляет заявителю запрос. Заявитель, в свою очередь, должен внести изменения, дополнения в заявку или приложить недостающие документ в течении трех месяцев.

Отвечающая всем требованиям международная заявка пересылается в Международное бюро. Международное бюро проводит предварительную экспертизу заявки. Согласно п. 4 статьи 3 Протокола если по результатам экспертизы не возникло никаких замечаний, товарный знак регистрируется в международном реестре и публикуется в официальном издании «Бюллетень международных знаков ВОИС». Датой международной регистрации считается дата получения национальным патентным ведомством заявки. Одновременно Международное бюро уведомляет о регистрации владельца, направляя ему свидетельство о регистрации (certificate of registration), и ведомства указанных в международной регистрации стран.

В соответствии с подпунктом b пункта 2 статьи 5 Протокола ведомства стран, в которых истребуется охрана товарного знака, в течение 12 или 18 месяцев (в зависимости от их пожелания) с даты их уведомления проводят экспертизу международной регистрации в соответствии с их национальным законодательством и в случае его нарушения выносят предварительный отказ в охране, который пересылается владельцу через Международное бюро. В этом случае заявитель имеет право на получение правовой защиты его интересов путем оспаривания отказа.

В соответствии с п.1 статьи 6 Протокола срок действия международной регистрации составляет 10 лет с возможностью продления на новые 10 лет. В свою очередь для продления охраны необходимо уплатить лишь вышеназванные пошлины, однако заявленный товарный знак не должен претерпеть никаких изменений.

Так как международная регистрация основывается на национальной регистрации в ведомстве страны происхождения, согласно пунктам 2 и 3 статьи 6 Протокола в течение пяти лет международная регистрация зависит от национальной (базовой) регистрации или заявки, на основании которой была подана международная заявка. До истечения этого срока охрана, возникающая в результате международной регистрации, прекращается или соответствующим образом ограничивается в случае отзыва национальной заявки, принятия окончательного решения о полном или частичном отказе в регистрации, прекращения действия национальной регистрации, признания национальной регистрации недействительной полностью или частично. По истечении пяти лет международная регистрация становится независимой от национальной регистрации.

Учитывая все вышесказанное, отметим, что Международное бюро в соответствии с Мадридской системой выступает фактически в качестве посредника между владельцем товарного знака и ведомствами стран, в которых запрашивается охрана этого товарного знака. Практически регистрация происходит не на международном уровне, а на национальном каждой страны, которая дает согласие на предоставление охраны законных прав и интересов заявителя.

Справочно. Государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности» рекомендует пользоваться следующими инструментами, размещенными на официальном интернет-сайте ВОИС:

«Имитатором подачи международной заявки» (International Application Simulator). «Имитатор» помогает определить доступность процедуры международной регистрации для той или иной страны, а также размер международной пошлины, которая причитается за подачу международной заявки (http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator);

Пояснениями по заполнению официального бланка заявки MM2;  «Менеджером товаров и услуг Мадрид» (Madrid Goods & Services Manager); «Менеджер» помогает перевести перечень товаров и услуг на язык международной заявки (если содержащиеся в заявке термины включены в «Менеджер») и в ряде случаев определить допустимость формулировок товаров и услуг в указанных странах (https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en).

Нормативно-правовая база:

Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания»;

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г.;

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г.;

Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению от 1 апреля 2004 г.;

Ниццкое соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.;

Налоговый кодекс Республики Беларусь.