Под знаком изменения

Законодательство о товарных знаках

Палатой представителей в первом чтении принят проект закона «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам интеллектуальной собственности» (далее — законопроект, см: http://www.pravo.by/kbdpz/), и в ближайшее время готовится его принятие во втором чтении. В числе тех законов, в которые будут внесены изменения, — Закон «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» и Гражданский процессуальный кодекс. Однако основные изменения связаны с Законом «О товарных знаках и знаках обслуживания».

Сергей ЛОСЕВ, кандидат юридических наук, доцент

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ изменения разноплановые, часть из них носит скорее редакционно-стилистический характер. Так, по тексту Закона от 5.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон) предлагается вместо термина «регистрация товарного знака» использовать «государственная регистрация товарного знака». Ничего не меняя по существу, предлагаемая норма призвана подчеркнуть, что правовая охрана товарному знаку предоставляется от имени государства и гарантируется им. Того же рода предлагаемая замена термина «прекращение действия регистрации товарного знака» на более адекватный термин «прекращение правовой охраны товарного знака».

Но имеются и более принципиальные изменения.

Круги сужаются и расширяются

ПРЕЖДЕ всего должен измениться круг лиц, имеющих право быть владельцами товарных знаков. Если ныне Закон разрешает зарегистрировать товарный знак на имя юридического или физического лица (в т.ч. не имеющего статуса индивидуального предпринимателя), то законопроект предполагает ограничить круг возможных владельцев товарных знаков юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, осуществляющими ремесленную деятельность или оказывающими услуги в сфере агроэкотуризма. Для физических лиц, зарегистрировавших на свое имя товарные знаки, будет установлен переходный период: если до 1 января 2010 г. они представят в патентный орган сведения о том, что являются ИП либо лицами, осуществляющими ремесленную деятельность или оказывающими услуги в сфере агроэкотуризма, их товарные знаки будут охраняться в дальнейшем. В ином случае их охрана прекращается с указанной даты.

В новой редакции предлагается изложить ст.5 Закона, в которой названы иные основания для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака. При этом будут расширены возможности для отказа в регистрации обозначений, повторяющих охраняемые наименования мест происхождения товара, а также фирменные наименования. Действующая редакция Закона не допускает регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих охраняемые в Беларуси наименования мест происхождения товара, а также известные в республике в отношении однородных товаров фирменные наименования. Законопроект предполагает не допускать регистрации обозначений, тождественных или сходных до их смешения. Дополнительное использование критерия «схожесть до степени смешения» позволит не допускать случаев регистрации обозначений, не повторяющих буквально, но имитирующих охраняемые географические указания и фирменные наименования.

Известные и не очень

ПРИМЕНИТЕЛЬНО к фирменным наименованиям в законопроекте, в отличие от действующей редакции Закона, не используется критерий известности. Основанием для отказа в регистрации обозначения, повторяющего фирменное наименование другого лица, называется возникновение права на фирменное наименование до даты приоритета регистрируемого товарного знака. При этом речь по-прежнему идет об однородных товарах.

В отношении иных случаев возможного отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака, предусмотренных ст.5 Закона, в проекте предлагается более узкий подход. В настоящее время не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие промышленные образцы, названия известных произведений, персонажи из них, произведения искусства и их фрагменты, имена и псевдонимы известных лиц. В предлагаемой новой редакции ст.5 термин «воспроизводящие» заменен на  «тождественные». Несмотря на смысловое совпадение понятий «воспроизведение» (повторение в копии) и «тождество» такая замена имеет далеко идущие последствия. Дело в том, что заявленное на регистрацию обозначение, повторяющее, к примеру, чужой промышленный образец и содержащее кроме него какие-либо дополнительные элементы, не влияющие на общее восприятие обозначения, с точки зрения буквы закона уже не будет иметь препятствий в регистрации. Сложно прогнозировать, какое количество конфликтов и споров может породить предлагаемое изменение.

Поскольку законопроект предполагает изменение оснований для отказа в регистрации, принципиально важным является переходное положение, согласно которому заявки на регистрацию товарного знака, рассмотрение которых не завершено до даты вступления в силу данного закона, рассматриваются патентным органом в порядке, предусмотренном ранее действовавшей редакцией Закона.

В Закон предлагается включить нормы, посвященные общеизвестным товарным знакам. Эта категория сегодня лишь косвенно упоминается в Законе — через отказ в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, повторяющих общеизвестный знак. Предлагаемое включение раздела I1 «Общеизвестный товарный знак» ничего, по сути, не меняет: общеизвестным в республике будет считаться товарный знак, признанный таковым Апелляционным советом при патентном органе в порядке, установленном самим патентным органом. Придание товарному знаку статуса общеизвестного в РБ, как и в настоящее время, будет означать предоставление такому знаку абсолютной правовой охраны — его владелец может препятствовать регистрации в качестве товарных знаков и использованию обозначений, тождественных или сходных до степени смешения, в отношении любых товаров.

При включении в Закон норм об общеизвестных товарных знаках законодателям следовало бы задуматься о том, насколько оправданной является столь широкая охрана этих знаков. Международные договоры — и Парижская конвенция по охране промышленной собственности, и заключенное в рамках Всемирной торговой организации Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности ограничиваются требованием отказывать в регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении иных (не однородных) товаров только в случае возможного возникновения у потребителей ассоциации с общеизвестным товарным знаком. К слову, именно таким образом определяется объем правовой охраны общеизвестных товарных знаков в соответствии со ст.1508 ГК РФ.

Неиспользуемое отобрать

СУЩЕСТВЕННЫЕ изменения должно претерпеть определение использования товарного знака. Таковым предполагается считать его использование владельцем товарного знака либо лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора путем размещения товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, а также на этикетках, упаковках, в глобальной компьютерной сети Интернет, в доменном имени, на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, при выполнении работ, оказании услуг либо использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим правовую охрану, предоставленную товарному знаку.

Данное понятие определяет не только содержание исключительного права владельца товарного знака, но одновременно и те действия, которые признаются нарушением исключительного права владельца. Поэтому можно говорить о том, что новое определение использования существенным образом расширяет сферу действия исключительного права владельца товарного знака, позволяя ему применять меры гражданско-правовой защиты в отношении лиц, которые не только несанкционированно используют охраняемый знак либо обозначение, сходное с ним до степени смешения, на производимых и (или) распространяемых товарах, а также лиц, регистрирующих доменные имена, повторяющие известные товарные знаки, иным образом пытающиеся ассоциировать свои товары или услуги с известными знаками.

Проект предполагает сокращение с 5 до 3 лет срока непрерывного неиспользования товарного знака без уважительных причин, дающего право любому заинтересованному лицу потребовать прекращения охраны товарного знака. При этом, учитывая уже имеющуюся практику разрешения подобных споров, разработчики законопроекта уточняют, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Верховный Суд РБ по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. Также практикой обусловлено уточнение о том, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака должно быть подано заинтересованным лицом. На практике это чаще всего лица, желающие зарегистрировать неиспользуемый товарный знак на свое имя. Отметим, что данная норма стала бы еще удобнее для применения, если бы возлагала бремя доказывания использования знака на ответчика.

В новой редакции предполагается изложить ст.25 Закона, определяющую основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. С точки зрения самих оснований ничего принципиально не изменится — корректировки преимущественно связаны с изменяющейся нумерацией пунктов статей, в которых называются основания для отказа в регистрации знака. Из заслуживающего внимания можно назвать подп.1.4 предлагаемой новой редакции ст.25. В отличие от действующей редакции, здесь будет четко определено, что признать действия лица, связанные с регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией, что, в свою очередь, является основанием для признания регистрации знака недействительной, может антимонопольный орган или суд.

Защищайтесь

ЗАКОНОПРОЕКТ предполагает отдельные изменения в вопросах гражданско-правовой защиты прав владельцев товарных знаков. Во-первых, ст.29 Закона предполагается дополнить пунктом 11, предусматривающим, что «… товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными». Однако целесообразность включения данной нормы в Закон вызывает определенные сомнения, и вот почему. С одной стороны, ст. 989 ГК уже предусматривает, что защита исключительных прав может осуществляться путем изъятия материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения. С другой стороны, предлагаемая норма вносит элемент неопределенности, заставляя в каждой конкретной ситуации искать ответ на вопрос, что же все-таки следует признавать контрафактным, и изымать из гражданского оборота: весь товар либо только этикетку, на которой незаконно помещен товарный знак? Возникает и вопрос о соотношении данной нормы с нормой подп.2.2 ст.29 Закона, предусматривающей возможность ареста или уничтожения товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак, при этом законодатель не уточняет, каким именно образом он был применен — нанесен на сам товар, воспроизведен на этикетке или упаковке, сопутствующих товару.

Из числа способов защиты, которые могут применяться владельцем товарного знака, проект предполагает исключить передачу в пользу потерпевшей стороны товара, на котором незаконно применен товарный знак. Данное предложение, на наш взгляд, представляется спорным, поскольку лишает владельца товарного знака достаточно эффективного средства воздействия на нарушителя. Более того, предлагаемое изменение в законодательстве порождает неприемлемую ситуацию, когда контрафактный, но при этом доброкачественный товар должен быть уничтожен; гораздо более взвешенным было бы решение о предоставлении самому владельцу товарного знака возможности принять решение о судьбе контрафактного товара. Если в обосновании предлагаемого изменения законодательства лежит аргументация о том, что владелец товарного знака может излишне обогатиться за счет нарушителя, то логичнее было бы просто уточнить, в каких случаях возможно применение данного способа защиты и, в частности, исключить возможность одновременной передачи конфискованного товара владельцу знака и взыскания в пользу владельца знака штрафа в размере стоимости этого товара. К слову, в законопроекте делается попытка исключить возможность одновременного применения нескольких способов защиты — в п.2 ст.29 предлагается перед перечислением применимых способов защиты слово «осуществляется» заменить словами «может осуществляться», что, к слову, ничего по сути не меняет.

В законопроекте уточняется, что такие действия по защите прав владельца товарного знака, как удаление с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака, а также уничтожение товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак, производятся за счет виновного лица.

Законопроект предполагает внести дополнение в Закон «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» — в ст.142 «Формы недобросовестной конкуренции» предлагается указать «действия, связанные с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации участников гражданского оборота и индивидуализации товаров». Сложно говорить о том, что изменит данное дополнение. Ведь приведенный в названной статье перечень форм недобросовестной конкуренции является примерным. Более того, согласно ст.1029 ГК недобросовестной конкуренцией признаются все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, товаров, работ, услуг или предпринимательской деятельности конкурентов.

Законопроект, в случае его принятия, должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, и все рассмотренные нами новации станут частью законодательства о товарных знаках.