$

2.1058 руб.

2.4052 руб.

Р (100)

3.1947 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

214.21 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Интеллектуальная собственность

Новое в правовой охране товарных знаков

15.04.2016

Закон от 5.01.2016 № 352-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания» существенно меняет отдельные нормы действующего Закона от 5.02.1993 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон). Эти поправки вступают в силу с 15 июля т.г., но подготовиться к их применению нужно заранее.

Терминология

Определение товарного знака (ст. 1 Закона) не­сколько расширено: в нем в качестве возможного объекта индивидуализации наряду с товарами и услугами названы и работы. Это позволяет несколько четче установить сферу применения товарного знака как средства индивидуализации. Причем круг обозначений, которые могут признаваться товарными знаками, остался неизменным и по-прежнему ограничивается только теми обозначениями, которые могут быть представлены графически.

Также без изменений остался круг лиц, которые могут стать владельцами товарных знаков. Действующий Закон в п. 2 ст. 2 предусматривает, что товарный знак может быть зарегистрирован на имя организации или гражданина. В новой редакции данной нормы вместо термина «гражданин» используется термин «физическое лицо», что призвано подчеркнуть признание права на регистрацию товарных знаков в Беларуси за физическими лицами независимо от их гражданства.

Исключительное право
на товарный знак

Существенно изменилось содержание исключительного права на товарный знак. Оно будет определяться через правомочия владельца знака использовать товарный знак, распоряжаться своим правом, а также запрещать использование товарного знака другим лицам. При этом нарушением исключительного права на товарный знак в новой редакции ст. 3 Закона называется использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, выражающееся в совершении действий, признаваемых согласно ст. 20 Закона использованием товарного знака, если они совершаются в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь. Новая редакция ст. 20 Закона содержит развернутый перечень действий, составляющих использование товарного знака, причем этот перечень является открытым.

Использованием товарного знака будет признаваться его применение:

1) на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию РБ в целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров;

2) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

3) при выполнении работ и (или) оказании услуг;

4) в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь;

5) в глобальной компьютерной сети Интернет (в т.ч. в доменном имени, при иных способах адресации).

Норма об исчерпании исключительного права на товарный знак претерпела лишь редакционные изменения: согласно п. 4 новой редакции ст. 3 Закона не при­знается нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, правомерно введенных в гражданский оборот на территории государств – членов Евразийского экономического союза непосредственно владельцем товарного знака или другим лицом с согласия владельца товарного знака.

Моментом возникновения исключительного права на товарный знак считается дата регистрации товарного знака. Данное решение законодателя, очевидно, обу­словлено желанием предоставить возможность владельцу вновь зарегистрированного товарного знака распоряжаться исключительным правом на него еще до момента публикации сведений о регистрации в официальном издании патентного органа. Очевидно, что с даты регистрации у владельца товарного знака появляется и возможность это право защищать.

Основания для отказа
в регистрации

Изменились основания для отказа в регистрации товарного знака, причем как абсолютные, так и иные.

Вместо предусмотренного действующей редакцией Закона запрета на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, состоящего исключительно из знаков или указаний, используемых для обозначения вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности товаров, новая редакция п. 1.4 ст. 4 Закона предусматривает более широкий подход, устанавливая запрет на регистрацию обозначений, в которых такие описательные знаки и указания занимают доминирующее положение. Тем самым расширены возможности для отказа в регистрации так называемых описательных знаков. Условия, при которых обозначения, знаки и (или) указания занимают доминирующее положение, должны устанавливаться Совмином.

Одним из абсолютных оснований для отказа в регистрации знака сегодня признается противоречие публичному порядку. Оно заменено на противоречие общественным интересам. Это понятие по своему содержанию шире и в большей степени применимо к частноправовым отношениям, тем более что принцип приоритета общественных интересов закреплен в ст. 2 ГК.

Также шире толкуется возможное столкновение между обозначением, заявляемым на регистрацию в качестве товарного знака, и охраняемым промышленным образцом. Сегодня основанием для отказа в регистрации служит лишь тождественность конфликтующих объектов. Новая редакция ст. 5 Закона учитывает также ситуацию их возможного сходства до степени смешения. При этом в отношении столкновения с промышленным образцом сделано уточнение о том, что речь должна идти о регистрации обозначения в отношении однородных товаров.

В перечень иных оснований для отказа в регистрации знака включено тождество или сходство до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения с наименованием охраняемого в Республике Беларусь селекционного достижения, право на которое в Республике Беларусь возникло у другого лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. В настоящее время из числа селекционных достижений правовой охраной пользуются только сорта растений.

С основаниями для отказа в регистрации знака связано расширение полномочий патентного органа в рамках проведения экспертизы заявленного обозначения. Согласно новой редакции п. 1 ст. 10 Закона в ходе экспертизы патентный орган должен будет проверять не только отсутствие абсолютных оснований для отказа в регистрации и отсутствие конфликта с уже зарегистрированными или ранее заявленными на регистрацию товарными знаками, но также и отсутствие конфликта заявленного обозначения с охраняемым или заявленным на регистрацию с более ранним приоритетом наименованием места происхождения товара.

Процедура регистрации

Сама процедура регистрации товарных знаков мало изменилась. Некоторые правки призваны в определенной мере упростить эту процедуру и сделать ее более удобной для заявителя:

1) законодательно установлен граничный срок проведения экспертизы, который должен составлять не более двух лет с даты принятия заявки к рассмотрению;

2) заявителю предоставлена возможность представлять документы, подтверждающие уплату патентной пошлины, одновременно с заявкой или в течение двух месяцев с даты ее поступления в патентный орган;

3) существенным новшеством процедуры регистрации станет публикация сведений о заявке, прошедшей предварительную экспертизу и принятой к рассмотрению, на официальном сайте патентного органа в сети Интернет. Основное значение такой публикации состоит в заблаговременном информировании заин­тересованных лиц о предполагаемой регистрации товарного знака. В то же время следует обратить внимание на то, что лица, чьи законные интересы могут быть затронуты регистрацией товарного знака (владельцы конкурирующих товарных знаков, иных средств индивидуализации, произведений, используемых в заявленном обозначении и т.п.), по-прежнему не будут иметь возможности препятствовать такой регистрации на стадии проведения экспертизы заявленного на регистрацию обозначения, а смогут лишь оспаривать вынесенное патентным органом решение о регистрации. Перечень публикуемых сведений будет определяться патентным органом;

4) в Закон включена ст. 14-1, посвященная восстановлению пропущенных сроков, связанных с процедурой регистрации товарного знака (сроков предоставления требуемых патентным органом документов, заявления ходатайства о повторной экспертизе, а также обжалования решения патентного органа). Заявителю будет предоставлена возможность заявлять ходатайство о восстановлении пропущенного срока не позд­нее трех месяцев со дня его истечения. Появление данной нормы обусловлено необходимостью приведения национального законодательства в соответствие с требованиями Сингапурского договора о законах по товарным знакам (2006 г.). Возможность вос­становления предусмотрена в отношении установленных Законом сроков представления затребованных патентным органом дополнений и изменений в заявку и прилагаемые к ней документы в ходе предварительной экспертизы, ответа на запрос патентного органа о предоставлении правильно оформленных документов в ходе экспертизы заявленного обозначения, а также срока подачи ходатайства о проведении повторной экспертизы заявленного обозначения. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в патентный орган не позднее трех месяцев со дня истечения соответствующего срока.

Распоряжение товарным знаком

Серьезно изменились нормы Закона, посвященные договорным отношениям по поводу товарных знаков. Действующий Закон допускает как уступку (отчуждение) исключительного права на товарный знак, так и возможность предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору.

В отношении лицензионного договора норма п. 2 ст. 23 действующей редакции Закона предусматривает, что такой договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата должно быть не ниже качества товаров лицензиара, и что лицензиар обязан осуществлять контроль за выполнением этого условия. В новой редакции ст. 23 Закона данная норма стала альтернативной: лицензионный договор может содержать либо условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, либо «… содержать значение показателей качества товаров лицензиата». При этом условие об осуществлении лицензиаром контроля качества товаров лицензиата осталось неизменным как обязательное для лицензионного договора.

Существенные изменения, относящиеся к лицензионным договорам о предоставлении права пользования товарными знаками, включены в ГК. Часть 3 новой редакции ст. 1023 ГК предусматривает, что по требованиям, предъявляемым к качеству товаров, работ и (или) услуг лицензиата, на которых (в отношении которых) применяется товарный знак лицензиара, лицензиар несет субсидиарную ответственность.

Введение в законодательство нормы о субсидиарной ответственности лицензиара, предоставившего право использования своего товарного знака третьему лицу, по требованиям, предъявляемым к качеству товаров этого лица, маркируемых предоставленным по лицензии товарным знаком, обусловлено следующим:

1) действующее законодательство уже содержит императивную норму, обязывающую включать в лицензионный договор условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением данного условия. При этом нет механизма, обеспечивающего реализацию такой нормы. Установление субсидиарной ответственности лицензиара за качество товара, вводимого в гражданский оборот с использованием его товарного знака, будет стимулировать владельца товарного знака осуществлять реальный контроль за качеством товаров (работ, услуг) лицензиата.

Субсидиарный характер ответственности означает, что владелец товарного знака будет нести ответственность перед потребителями товаров (работ, услуг) лицензиата только в том случае, если сам лицензиат откажется удовлетворить требования потребителей (ст. 370 ГК). При этом интересы владельца товарного знака будут защищены тем, что он, в случае удовлетворения требования потребителя, будет иметь возможность предъявления к лицензиату регрессного требования;

2) установление субсидиарной ответственности лицензиара должно способствовать более эффективной защите прав потребителей. Товарный знак является средством индивидуализации, в значительной степени влияющим на выбор товара потребителем. Ис­пользование товарного знака по лицензии связано с тем, что для потребителя создается ситуация, способствующая смешению товаров (работ, услуг) различных субъектов (владельца товарного знака и лицензиата). Это требует повышения уровня защищенности интересов потребителя, которая может быть обеспечена включением владельца товарного знака в правоотношения, возникающие в связи с нарушением прав потребителя, в качестве лица, несущего дополнительную ответственность по обязательствам, связанным с недостатками товаров (работ, услуг);

3) установление субсидиарной ответственности лицензиара необходимо в целях единообразного регулирования однородных общественных отношений. Право использования товарного знака может быть предоставлено другому лицу как на основании лицензионного договора, так и на основании договора комплексной предпринимательской лицензии (фран­чайзинга). При этом согласно норме п. 1 ст. 910-6 ГК правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору франчайзинга, качеству аналогичных товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) непосредственно правообладателем.

Изменены нормы, посвященные регистрации договоров. Как и сегодня, в новой редакции ст. 24 Закона содержится требование о регистрации в патентном органе лицензионного договора, договора уступки исключительного права на товарный знак, договора залога имущественных прав на товарный знак, а также изменений в вышеназванные договоры. При этом данная норма дополняется указанием на то, что все названные договоры и изменения в них вступают в силу с даты их регистрации в патентном органе, если самими договорами не предусмотрена более поздняя дата вступления их в силу.

Прекращение правовой охраны

Действующий Закон использует два различных понятия: прекращение правовой охраны товарного знака, означающее прекращение охраны на будущее, и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, имеющее ретроспективное значение и прекращающее охрану знака с даты его регистрации.

Законом № 352-З уточнены основания для прекращения правовой охраны товарного знака:

1) прекращение деятельности организации или смерть физического лица будет прекращать правовую охрану товарного знака только в том случае, если исключительное право на товарный знак не перешло к правопреемникам указанных лиц. Тем самым устранен недостаток нормы подп. 1.5 действующей редакции ст. 26 Закона, которая предусматривает прекращение правовой охраны товарного знака в связи с прекращением деятельности организации или смерти гражданина – владельца товарного знака независимо от того, есть ли у этих лиц правопреемники;

2) Законом № 352-З исправлена очевидная ошибка, связанная с ситуацией превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Закон в действующей редакции рассматривает ее как основание для признания предоставления правовой охраны знаку недействительным, что представляется абсолютно нелогичным; новая редакция называет данную ситуацию в числе оснований для прекращения правовой охраны товарного знака. При этом законодатель уточняет, что потребовать прекращения правовой охраны товарного знака по данному основанию может любое лицо, обратившись с заявлением в Верховный Суд;

3) изменились нормы, определяющие основания для прекращения охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Новая редакция ст. 20 Закона дополнена нормой, предусматривающей, что действия по использованию товарного знака, не связанные непосредственно с введением товаров в гражданский оборот, не могут быть признаны использованием товарного знака. Также следует обратить внимание на то, что обновленная ст. 20 Закона, в отличие от действующей редакции, говорит не о возможности, а об обязательности принятия во внимание представленных владельцем товарного знака доказательств того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Изменен круг лиц, которые могут требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Согласно п. 3 новой редакции ст. 25 Закона возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, если такая охрана была предоставлена без учета имевшихся абсолютных оснований для отказа в регистрации (ст. 4 Закона), может подать любое лицо. Но только заинтересованное лицо может подать возражение, связанное с тем, что при регистрации знака не были учтены иные основания для отказа в регистрации (ст. 5 Закона), а также в связи с тем, что связанные с регистрацией действия владельца товарного знака признаны антимонопольным органом или судом недобросовестной конкуренцией.

Защита права на товарный знак

Радикально изменены нормы, посвященные гражданско-правовой защите исключительного права на товарный знак (ст. 29 Закона):

1) уточнены субъекты, имеющие право обращаться за защитой нарушенного исключительного права на товарный знак. Таковыми могут быть либо владелец товарного знака, либо, если право использования товарного знака предоставлено по договору исключительной лицензии, лицензиат. В Законе четко закреплено предоставление лицензиату, заключившему договор исключительной лицензии, возможности самостоятельно обращаться за защитой своего права использовать товарный знак, а также требовать применения в отношении нарушителей предусмотренных законодательством мер ответственности. Данная норма необходима для обеспечения экономической функции исключительной лицензии. Заключение договора исключительной лицензии предполагает, что лицензиат является единственным лицом, которому предоставлено право использования объекта лицензии. Монопольное положение лицензиата требует предоставления ему инструментов защиты от неправомерных действий третьих лиц, а также возможности возмещения убытков, которые в случае неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности возникают только у лицензиата как единственного лица, управомоченного этот объект использовать. Признание за обладателем исключительной лицензии права на защиту соответствует как общемировой практике, так и складывающейся в Республике Беларусь судебной практике рассмотрения исков о защите нарушенных исключительных прав, подаваемых от своего имени обладателями исключительных лицензий;

2) изменился механизм изъятия из гражданского оборота контрафактных товаров. Таковыми в новой редакции ст. 29 Закона признаются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно применены товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения. В отличие от действующего Закона новая редакция ст. 29 предусматривает, что правообладатель может требовать изъятия из гражданского оборота контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров только в случае невозможности удаления с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно примененных товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения. При этом в отличие от действующей, новая редакция данной нормы с изъятием из гражданского оборота контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров связывает их уничтожение.

Статья 29 Закона дополнена нормой, расширяющей возможность применения данной меры защиты, учитывающей, в числе прочего, особенности знаков об­служивания. Согласно ч. 3 п. 2 новой редакции ст. 29 Закона лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при введении товара в гражданский оборот, выполнении работ и (или) оказании услуг, обязано удалить товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, с материалов, которыми сопровождается введение этого товара в граж­данский оборот, выполнение таких работ и (или) оказание услуг, в т.ч. с документации, рекламы, вывесок, а также из сети Интернет. При этом уточняется, что принятие мер, связанных с удалением незаконно ис­пользуемых товарных знаков, а также изъятие из гражданского оборота и уничтожение контрафактных товаров, этикеток и упаковок товаров должно осуществляться за счет виновного лица;

3) существенно изменились нормы, определяющие возможные меры имущественной ответственности лица, нарушившего исключительное право на товарный знак. Как и в действующей редакции, правообладатель может требовать возмещения убытков. Помимо этого, в новой редакции ст. 29 Закона предусмотрена еще одна альтернатива требованию возмещения убытков: владелец товарного знака или лицо, которому предоставлено право использования товарного знака по договору исключительной лицензии, могут требовать выплаты компенсации в размере от 1 до 50 тыс. базовых величин, определяемом судом с учетом характера нарушения.

***

В заключение обратим внимание на изменения, внесенные в ГК. Они, в основном, связаны с новациями в Законе. Однако изменения, внесенные в ст. 985 ГК, относятся ко всем объектам права интеллектуальной собственности. Согласно новой редакции п. 1 ст. 985 ГК не допускается безвозмездное предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности в отношениях между коммерческими организациями, если иное не установлено законодательными актами. То есть речь идет о недопустимости, по общему правилу, заключения между коммерческими организациями лицензионного договора на безвозмездной основе.

Автор публикации: Сергей ЛОСЕВ, кандидат юридических наук, доцент