$

2.5548 руб.

3.0295 руб.

Р (100)

3.3685 руб.

Ставка рефинансирования

7.75%

Интеллектуальная собственность

Товарный знак совпадает с фирменным наименованием: проблемные вопросы уступки

25.02.2020
Товарный знак совпадает с фирменным наименованием: проблемные вопросы уступки
Фото: hr-expert.kz

Наличие собственного бренда, имеющего регистрацию в качест­ве товарного знака, во всем мире является обязательным элементом успешной маркетинговой политики. Многие предприниматели регистрируют товарный знак, совпадающий с фирменным наименованием компании. Как оказалось, в таких ситуациях есть свои существенные нюансы, когда дело доходит до передачи прав на такие товарные знаки.

 

Ситуация

В чем, собственно, загвоздка? У нашего клиента был зарегистрирован товарный знак, содержащий буквенное обозначение, совпадающее по звучанию с фирменным наименованием. Разница была только в написании: в отличие от фирменного наименования (кириллица) в товарном знаке использовались буквы латинского алфавита.

Клиент хотел уступить права на товарный знак другому лицу. Сотрудники Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) долго не могли принять решение о том, регистрировать ли такую уступку.

 

Проблема

Их смущало следующее. ГК устанавливает, что не допускается уступка исключительного права на товарный знак, если такая регистрация может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара, работы и (или) услуги или производителя товара, исполнителя работы и (или) услуги.

Иными словами, не допускается передача прав на товарный знак, если в последующем рядовой потребитель будет считать, что продавцом товара, выпущенным под ним, является другое лицо, а не правообладатель. Сотрудники НЦИСа сочли, что совпадение товарного знака с фирменным наименованием в обязательном порядке приводит к введению потребителя в заблуждение.

 

Решение

В итоге переход прав на товарный знак нашему клиенту все-таки зарегистрировали. Среди услышанных аргументов воспринято было то, что фирменное наименование пишется кириллицей, а в товарном знаке оно написано уже латиницей.

Была у нас еще подобная ситуация, но она осложнялась тем, что и в фирменном наименовании, и в товарном знаке написание было осуществлено кириллицей. Тогда мы обратили внимание на тот факт, что уступка осуществлялась физическому лицу, и добились положительного результата.

Логика здесь достаточно простая. Физическое лицо не может осущест­влять предпринимательскую деятельность. Следовательно, введение пот­ребителя в заблуждение невозможно технически, ведь физическое лицо, на­пример, не вправе осущест­влять сис­тематическую реализацию продукции.

Здесь, правда, есть тонкий момент с самозанятыми, которые предпринимателями не являются, но по факту осуществляют деятельность, которая по своей сути является предпринимательской (например, ремесленники). Но это отдельная тема для дискуссии.

 

Выводы

При регистрации товарного знака, идентичного фирменному наименованию, с перспективой его передачи другому субъекту подумайте о том, чтобы товарный знак все-таки отличался от фирменного наименования (используйте другой алфавит, особое написание, произношение и т.п.).

Это не даст стопроцентной гарантии того, что передача прав на товарный знак в последующем не встретит препятствий для регистрации перехода прав в НЦИС, но хотя бы минимизирует риски.

Также возможен вариант передачи прав на товарный знак физическому лицу, не являющемуся предпринимателем. Такие случаи в нашей практике были, и уступку в принципе регист­рировали.

В целом же специалисты НЦИС в каждом конкретном случае решают вопрос индивидуально, и полностью нивелировать риск, возникающий в связи с совпадением товарного знака и фирменного наименования, не представляется возможным.

Автор публикации: Анна Рубинштейн, юрист ООО «Юридическая компания «ВЕРДИКТ», verdict.by


***