Если домен занят: как защитить свои интересы

Вкладывая ресурсы в свое имя, компания предполагает его надежную защиту. Для этого регистрируются товарные знаки и знаки обслуживания, а также фирменное наименование – название юридического лица. Однако все чаще возникают споры по другим объектам, в которых может быть отображено имя компании или ее товара – доменного имени.

Доменное имя – это слово или фраза, предназначенное идентифицировать определенный сайт в Интернете. Сегодня невозможно представить компанию без онлайн-присутствия. Корпоративный сайт служит отправной точкой для потенциальных клиентов, визитной карточкой. Естественно, компании предпочитают размещать сайт под доменным именем, совпадающим со своим фирменным наименованием и (или) товарным знаком. Это упрощает коммуникации с потенциальными клиентами.

Однако случается, что подобные доменные имена уже заняты. Ведь регистраторы (например, hoster.by) не уполномочены проверять права заявителей на определенное название. Компания, владеющая определенным товарным знаком или работающая под каким-то фирменным наименованием, безусловно, захочет получить такой домен.

Что делать в подобных случаях?

Ситуация № 1. У компании «А» есть товарный знак «X», и она хочет получить домен X.by. Но он занят компанией «В».

Использование товарного знака в доменном имени – один из исключительных способов его использования владельцем согласно Закону от 5.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания». Если существует другая компания, использующая аналогичный товарный знак в доменном имени, необходимо выяснить следующее:

– есть ли у нее права на товарный знак (например, зарегистрированный в Беларуси или другой стране) на другие товары и услуги (по Международной классификации товаров и услуг);

– в каком государстве товарный знак зарегистрирован (при его наличии);

– применяется ли товарный знак к аналогичным или однородным товарам/услугам.

Однородность – понятие не всегда однозначное. Иногда суды признавали однородными слабоалкогольные (в т.ч. пиво) и алкогольные напитки (например, вино), а в других случаях – не признавали. Для определения однородности товаров анализируется совокупность различных обстоятельств: целевая аудитория товара, ценовой сегмент и т.д.

Если компания «В» владеет идентичным товарным знаком, зарегистрированным в Беларуси или за рубежом, для отличных от «X» товаров и (или) услуг, или владеет товарным знаком, зарегистрированным не в Беларуси, для любых товаров, то использование доменного имени правомерно. Хотя домен .by относится к Беларуси, иностранные компании и граждане вправе зарегистрировать доменное имя в белорусской национальной зоне. Однако идентификация доменного имени с доменной зоной .by говорит о том, что компания целенаправленно действует на территории Беларуси. Поэтому, в случае идентичности или однородности товаров и услуг, такие действия можно признать нарушающими права компании «А». Однако прямой связи с регистрацией доменного имени в зоне .by и осуществлением деятельности в Беларуси нет: нужно рассматривать дополнительные факторы – возможность фактического оказания услуг или продажи товара в республике, возможность расчетов в белорусских рублях и т.д.

Если у компании «В» нет прав на использование товарного знака «X» на территории РБ и она использует его для идентификации товаров или услуг, идентичных или однородных товарам или услугам компании «А», то такое использование незаконно.

Возможные варианты для компании «А»:

– досудебное урегулирование – переговоры и (или) направление претензии (следует учитывать обязательный претензионный порядок);

– подача иска о нарушении прав на товарный знак в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда РБ в соответствии со ст. 26 ГПК.

Ситуация № 2. У компании «А» есть товарный знак «X», компания «А» хочет получить домен X.by. Но он занят киберсквоттером (киберсквоттинг – завладение доменным именем с целью перепродажи), который зарегистрировал доменное имя для его последующей перепродажи.

Возможные варианты для компании «А»:

– досудебное урегулирование – переговоры и (или) направление претензии.

– подача иска о нарушении прав на товарный знак в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда РБ в соответствии со ст. 26 ГПК.

В первом случае можно оформить претензию о пресечении нарушения и выслать ее субъекту, зарегистрировавшему доменное имя X.by, в качестве предупреждающей меры. В большинстве случаев сделать это невозможно, т.к. киберсквоттеры стараются оставаться анонимными и не раскрывать каких-либо персональных данных.

Во втором случае компания может подать иск в Коллегию Верховного Суда по интеллектуальной собственности. В Беларуси пока было мало прецедентов привлечения киберсквоттеров к ответственности за нарушения прав владельцев товарных знаков. Однако для этого имеется вся необходимая нормативная база.

Ситуация № 3. У компании «А» есть товарный знак «X», компания хочет получить домен X.com. Домен X.com занят компанией «В» или физическим лицом.

Для белорусских компаний обычно наиболее важно получение доменного имени именно в зоне .by или .бел, поскольку бизнес ведется в Беларуси для местных потребителей и клиентов.

Однако белорусские провайдеры могут регистрировать доменные имена и в международных зонах (.com, .net, .org и др.). Например, некоторые белорусские компании, активно работающие на внешних рынках, заинтересованы в регистрации доменных имен и в зоне .com.

В нашей стране пока имеется скромная судебная практика по доменным именам .com. Однако если компания «B» или физическое лицо является резидентом РБ с регистрацией домена через белорусского регистратора, то есть все основания для использования алгоритмов из ситуаций 1 и 2. Размещение доменного имени в зоне .com не препятствует отстаиванию своих прав в судебном порядке.

Нередко международный домен занят иностранной компанией или иностранным физическим лицом. Тогда подача иска в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда РБ неэффективна: сложно привлечь ответчика к ответственности и доказать факт правонарушения, особенно если у компании «B» имеется товарный знак в своей стране.

Наиболее распространенный метод оспаривания регистрации международных доменов в таких случаях – применение процедуры UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) организациями, уполномоченными ICANN (занимается развитием системы доменных имен и предоставляет права национальным регистраторам регистрировать доменные имена в определенной зоне). К таким организациям относится, например, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству. Через него проходит большинство подобных разбирательств.

Оспаривание доменного имени происходит онлайн с привлечением независимых арбитров. В случае решения в пользу заявителя (владельца товарного знака) домен ему автоматически передается. Такой механизм предусмотрен договором между ICANN и национальными регистраторами.

Для успешного рассмотрения спора заявитель обязан доказать, что:

– товарный знак идентичен или сходен по степени смешения с доменным именем;

– у владельца доменного имени нет прав или законных интересов на его использование;

– доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Преимущества такого внесудебного метода разрешения споров:

– место регистрации товарного знака не имеет значения;

– невысокая стоимость рассмотрения спора (1500 USD при 1 арбитре), причем за эту сумму можно рассмотреть сразу несколько доменов;

– скорость процедуры (она занимает около 1,5 месяца).

Таким образом, в зависимости от ситуации белорусские компании могут использовать разные инструменты для защиты своих прав в отношении использования товарного знака в доменном имени. Для доменов в зоне .by и .бел применяется, прежде всего, судебный порядок разрешения споров. Владельцу товарного знака необходимо доказать наличие права на него в Беларуси и факт нарушения (использование идентичного или сходного по степени смешения для аналогичных или однородных товаров). Часто важно доказать факт извлечения коммерческой выгоды от использования товарного знака в доменном имени, а также неправомерности цели использования (например, при регистрации домена физическими лицами).

Для международных доменов наиболее эффективный вариант – применение внесудебного метода UDRP.